«Hören Sie auf, diesen Namen zu verwenden!» – Was tun bei einer Abmahnung?

a) Gibt es überhaupt eine gültige ältere Marke?

Schweizer und internationale Eintragungen können Sie problemlos selbst in den öffentlichen Registern prüfen (z. B. Swissreg für Schweizer Marken). Vergewissern Sie sich, dass die Marke existiert, eingetragen und noch in Kraft ist – und dass sie wirklich älter ist als Ihr Gebrauch oder Ihre Eintragung. Liegt nur eine Anmeldung oder eine verfallene Eintragung vor, ändert sich das Bild.

b) Sind die Zeichen identisch oder ähnlich?

Zwei identische Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen sind der klarste Verletzungsfall. Bei den meisten Streitigkeiten geht es jedoch um Ähnlichkeit. Die Schweizer Praxis betrachtet drei Dimensionen, und Ähnlichkeit in nur einer davon kann bereits genügen:

• Bildlich (visuell) – sehen die Wörter oder Logos ähnlich aus (Schreibweise, Länge, grafische Elemente)?
• Klanglich (phonetisch) – klingen sie ähnlich, wenn man sie ausspricht?
• Sinngehalt (konzeptionell) – tragen sie eine ähnliche Bedeutung oder rufen sie dieselbe Vorstellung hervor?

Ein hilfreicher Test: Stellen Sie sich eine durchschnittliche, mässig aufmerksame Kundin vor, die die beiden Marken nicht nebeneinander sieht, sondern sich an die eine erinnert und später auf die andere trifft. Könnte sie die beiden plausibel verwechseln oder einen Zusammenhang vermuten? Je kennzeichnungskräftiger die ältere Marke ist, desto mehr Schutz geniesst sie; schwache oder beschreibende Bestandteile fallen weniger ins Gewicht.

c) Überschneiden sich die Waren und Dienstleistungen?

Der Markenschutz ist grundsätzlich an die konkreten Waren und Dienstleistungen gebunden, für die die Marke eingetragen ist (geordnet in «Klassen»). Die Frage ist also, ob Ihre Produkte oder Dienstleistungen mit deren gleich oder gleichartig sind – überlegen Sie, ob sie demselben Zweck dienen, dieselbe Kundschaft ansprechen oder über dieselben Kanäle vertrieben werden. Ähnliche Zeichen für tatsächlich unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen begründen grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr.

Dabei besteht eine wichtige Wechselwirkung: Je ähnlicher die Zeichen, desto geringer muss die Überschneidung bei den Waren und Dienstleistungen sein, damit Verwechslungsgefahr entsteht – und umgekehrt.

d) Ist die Marke der Gegenseite in der Schweiz *berühmt* oder bekannt?

Das ist eine wichtige Ausnahme. Nach Art. 15 MSchG kann die Inhaberin einer berühmten Marke deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten – auch für völlig unverwandte –, wenn dieser Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder ihren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Das ist der sog. klassenübergreifende Schutz (Schutz über die eingetragenen Waren und Dienstleistungen hinaus).

Wenn die Gegenseite also eine wirklich berühmte Marke ist, gehen Sie nicht davon aus «anderes Produkt = kein Problem». Beachten Sie aber: Berühmtheit ist eine hohe Hürde. Sie muss mit echten Belegen für intensiven Gebrauch und Bekanntheit in der Schweiz nachgewiesen werden – blosse Behauptung genügt nicht. Die Beweislast ist hoch.

e) Ist die Marke älter als fünf Jahre – und wird sie tatsächlich gebraucht?

Das ist einer der nützlichsten Prüfpunkte und wird häufig übersehen.

Nach Art. 12 MSchG kann die Inhaberin einer Marke, die sie während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen ernsthaft gebraucht hat, ihr Markenrecht grundsätzlich nicht mehr durchsetzen – ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor.

Praktisch bedeutet das:

• Ist die Marke jünger als fünf Jahre, befindet sie sich in einer «Karenzfrist» (Benutzungsschonfrist); der Nichtgebrauch kann ihr noch nicht entgegengehalten werden.
• Ist die Marke älter als fünf Jahre, stellt sich die praktische Frage: Wird sie in der Schweiz tatsächlich für die relevanten Waren und Dienstleistungen gebraucht? Wenn nicht, könnten Sie eine starke Verteidigung haben.

a) Sind die Namen identisch oder ähnlich?

Eine eingetragene Firma geniesst eine gewisse Ausschliesslichkeit, doch massgebend ist erneut, ob eine durchschnittliche Person die beiden Unternehmen verwechseln würde. Gemeinfreie oder beschreibende Bestandteile (Branchenbegriffe, Rechtsformzusätze wie «AG», «GmbH», «Sàrl», geografische Zusätze) fallen kaum ins Gewicht; entscheidend ist der kennzeichnungskräftige Kern des Namens.

b) Weitere Kriterien

Das ist oft ausschlaggebend. Bedenken Sie:

• Wo ist jedes Unternehmen tatsächlich tätig? Ein rein lokales Unternehmen und eines am anderen Ende des Landes konkurrieren realistischerweise nicht um dieselbe Kundschaft.
• Stärke und Reichweite des Namens. Ein etablierter, national bekannter Name geniesst breiteren Schutz als ein kleiner lokaler.
• Rechtsform. Einzelfirmen geniessen innerhalb ihrer Region firmenrechtlichen Schutz, während Handelsgesellschaften (z. B. AG, GmbH) in der gesamten Schweiz geschützt sind.

Halten Sie zudem die Kategorien auseinander: Eine Firma schützt vor allem gegen die Verwendung einer verwechselbaren Firma durch andere, eine Marke schützt gegen den verwechselbaren Gebrauch als Kennzeichen/Marke. Hat die Gegenseite nur ein Firmenrecht, kann es sein, dass sie Ihren Gebrauch als blosse Produktmarke nur begrenzt untersagen kann. Darüber hinaus und wo ein reiner Marken- oder Firmenanspruch nicht passt, greift die Gegenseite auf das Lauterkeitsrecht (UWG) zurück, das vor Verwechslungsgefahr zwischen Zeichen, unlauterer vergleichender Werbung, unlauterer Nachahmung und Rufschädigung schützt.